Статьи

Аудит интеллектуальной собственности: зачем он нужен и как к нему подготовиться?

Данная статья подойдет для тех, чей бизнес связан с интеллектуальной собственностью – любыми продуктами творческого труда, в том числе с разработками в IT-сфере, права на которые ни один предприниматель не хотел бы потерять.

Рассказываем, что такое аудит интеллектуальной собственности, как правильно выстраивать правовые отношения с ее авторами, а также как защитить активы компании от возможных претензий со стороны третьих лиц.

Содержание:

1) Что такое аудит ИС?
2) Когда аудит ИС может быть полезен?
3) Правовая основа работы с ИС
5) Выводы

Что такое аудит ИС

Давайте представим такую ситуацию: вы создали свой IT-стартап, привлекли дизайнеров, технических специалистов и разработчиков и, наконец приступили к поиску инвесторов. Однако в ходе проводимой ими проверки due diligence оказалось, что ваша компания находится в очень уязвимой позиции: нет правильных договоров, регулирующих отношения с исполнителями творческой части работы, и права на нее вы никак не можете подтвердить. Чтобы этого избежать, вам необходим аудит интеллектуальной собственности.

Аудит интеллектуальной собственности (ИС) – это комплексная проверка активов компании, созданных в результате интеллектуального труда, а также прав на них. По сути, конечная цель такой проверки – понять, как оформлено управление ИС: кем и как она создается, какие документы регулируют этот процесс, есть ли какие-либо ограничения и обременения. Аудит помогает ответить на вопрос:
Действительно ли разработки и новации вашей компании принадлежат именно вам?
Аудит ИС очень похож на проверку юридической чистоты объекта ИС. Но если проверка юридической чистоты обычно касается только одного актива, то аудит распространяется на все интеллектуальные продукты компании.

Когда аудит ИС может быть полезен?

Прежде всего аудит ИС актуален для вас, если деятельность вашей компании связана с разработкой и созданием новых интеллектуальных продуктов. Например, вы можете быть задействованы в таких сферах, как:
  • IT-технологии;
  • реклама и связи с общественностью;
  • дизайн;
  • инжиниринг;
  • архитектурное дело;
  • издание печатной продукции;
  • анимация;
  • создание аудио- и видеоконтента.
Кроме того, при ведении бизнеса могут возникнуть вполне конкретные ситуации, когда без аудита ИС просто не обойтись. Вот некоторые из них:
Поиск новых бизнес-партнеров, инвесторов, банковские сделки, а также ваша репутация – все это требует обратить пристальное внимание на то, насколько ваши активы законодательно защищены.

Правовая основа работы с ИС

Интеллектуальная собственность, созданная в рамках рабочего процесса и в пределах трудовых обязанностей работника, называется служебными результатами интеллектуальной деятельности (служебные РИД).

Ими могут выступать:
  • программное обеспечение;
  • базы данных;
  • веб-сайты и интерфейсы;
  • мобильные приложения;
  • компьютерные игры;
  • тексты;
  • дизайн;
  • музыка;
  • видео;
  • фотографии;
  • объекты технического творчества и т.д.
В рамках компании РИД могут создаваться как штатными сотрудниками (работниками), так и привлеченными подрядчиками. Оба варианта заслуживают отдельного рассмотрения, поскольку для каждого из них требуется свой набор документов.

ИС создана штатными работниками

В случае, если служебные РИД созданы штатным работником, исключительные права (имущественные) на владение ими принадлежат работодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено иное.

Но данное правило перестает действовать в пользу работодателя, если он неправильно оформил необходимую документацию. Можем привести несколько примеров, подтверждающих это наблюдение:
  • В деле №1 работодатель не позаботился о том, чтобы включить в трудовой договор положения о создании программного обеспечения, не сформировал ни технического задания, ни актов приема-передачи и не предусмотрел отдельного вознаграждения за служебные произведения. Учитывая все это, суд встал на сторону работника, заключив, что права на приложение принадлежит ему.
  • В деле №2 работодатель пытался доказать свои права на фотографии, однако суд отказал ему в иске, поскольку установил, что в трудовом договоре, заключенном с фотографом, не было соответствующих положений.
Становится понятно, что грамотное юридическое оформление своих прав на ИС работодателю просто необходимо. Это позволит ему защитить свой бизнес от возможных претензий со стороны работников.

Итак, какая документация поможет работодателю в этом деле?
1) Включение в трудовой договор положений о том, что:
  • работник создает РИД;
  • о порядке передачи РИД;
  • о выплате авторского вознаграждения.

2) Введение положения о служебных произведениях, которое будет регулировать отношения по вопросу служебных РИД между работником и работодателем. В данном случае важно не забыть ознакомить работников с таким положением.

3) Включение положения о создании работником служебных РИД в должностную инструкцию.
Функционал специалиста:

Создает служебные произведения и иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные работником в связи с или в порядке выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, включая, без ограничений, техническую и коммерческую информацию, собранную или созданную Работником.
4) Постановка служебного задания работнику с помощью системы постановки заданий, электронной почты, мессенджерв, CRM-системы и других приложений, чтобы у работодателя была возможность подтвердить наличие задания.
5) Составление акта сдачи-приемки, который подтверждает передачу работником готового служебного РИД работодателю.
6) Утверждение приказом генерального директора:
  • положения о служебных РИД;
  • должностной инструкции для работников, создающих служебные РИД;
  • каналов постановки служебных заданий.
Помимо перечисленных документов, можно использовать и такой инструмент, как выплата авторского вознаграждения. Если работодатель его не выплатит, то имущественные права на служебные РИД он не потеряет, но у работника появится повод принудительно взыскать свою плату уже в виде пени через суд.

ИС создана подрядчиком со стороны

В случае, если РИД созданы по гражданско-правовому договору, исключительные права (имущественные) на владение ими принадлежат исполнителю, если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

В связи с этим перед работодателем встает необходимость – включить в договор положения о переходе права собственности к нему. Как он может это сделать?
1) Ввести в договор с подрядчиком раздел об интеллектуальной собственности.
В разделе можно прописать следующие положения:
  • Переход исключительных прав от исполнителя к заказчику:
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении настоящего Договора, принадлежат Заказчику.

  • Момент перехода исключительных прав от исполнителя к заказчику:
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности возникает у Заказчика в момент создания такого результата.

  • Вознаграждение за передачу исключительного права.
В договоре также желательно указать, что, помимо стоимости работ (услуг), исполнитель получает также вознаграждение за отчуждение исключительного права. При этом такое вознаграждение может быть заранее включено в стоимость производимых работ (услуг):
Вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности составляет 5% от стоимости договора, включено в неё и отдельно не выплачивается.
2) Включить в договор гарантии от исполнителя заказчику о юридической чистоте созданного произведения.
В данном случае исполнитель должен гарантировать, что результаты его работы не нарушают права третьих лиц и что в случае нарушения такой гарантии он понесет за это ответственность.
Исполнитель гарантирует и заверяет, что результаты выполнения работ (оказания услуг) по настоящему договору не будут нарушать интеллектуальные права третьих лиц, а также не потребуют получения каких-либо согласий (лицензий) третьих лиц. Данное условие является для заказчика существенным.
3) Передать РИД по акту сдачи-приемки.
Кроме того, в документе важно четко идентифицировать передаваемый РИД, чтобы в будущем предотвратить судебные разбирательства о предмете договора (см. пример – дело музыканта против лейбла).

OpenSource

OpenSource - это такие компоненты, которые находятся в открытом доступе и могут быть использованы любым человеком.

В настоящее время они имеют большое распространение: согласно наблюдениям, сделанным в компании Synopsys (одной из ведущих в области разработки ПО для проектирования электроники и искусственного интеллекта), 96% баз исходного кода включают в себя OpenSource.

Компоненты OpenSource могут распространяться на двух видах лицензий: пермиссивных (разрешительных) и копилефтных (вирусных). Каждый из них имеет свои особенности, которые вы можете найти в данной таблице:
В данном случае нас больше всего интересуют копилефтные лицензии, поскольку их использование может создать определенные препятствия для распространения готового продукта.

Представим, что часть созданного вами кода лицензирована на условиях GPL - одной из копилефтных лицензий. Это означает, что весь итоговый продукт, который у вас получился, также должен лицензироваться на условиях GPL. А она, в свою очередь, запрещает создавать возмездные продукты и требует от правообладателя раскрытия исходного кода продукта.

Чтобы избежать неудобных для себя ситуаций, рекомендуем учитывать ограничения этой и других копилефтных лицензий при разработке нового ПО.

ИС как нематериальный актив

Для того чтобы понять стоимость нематериальных активов компании (т.е. готовых результатов интеллектуальной деятельности), а также ее финансовые показатели, необходимо обратиться к бухгалтерскому учету нематериальных активов (НМА) компании.

В рамках сложившегося документооборота наше внимание должны привлечь учетная политика и локальные нормативные акты, содержащие следующие положения:
  • определение программ, подлежащих бухгалтерскому учету;
  • формирование их стоимости;
  • определение срока полезного использования данных программ;
  • порядок исчисления амортизации.
Понимание того, как формируется стоимость активов, крайне важно, так как в этом деле можно легко допустить ошибки. Так, например, нужно не забывать, что первоначальную стоимость актива формируют далеко не все издержки, которые понес разработчик, – в них обычно не включают расходы на рекламу и на обучение персонала.

Более того, если неправильно определить первоначальную стоимость актива, это может привести к некорректному исчислению амортизации, что чревато доначислениями по налогу на прибыль, штрафами и пенями.

Риски

Думаем, из предыдущей части вы уже догадались, что неправильно оформленные права на интеллектуальную собственность могут повлечь за собой очень неприятные для компании последствия. Зачастую они образуются лавинообразно, принося за собой еще больше проблем.

Итак, в чем же заключаются потенциальные риски?

Юридические последствия

Ключевая проблема, с которой может столкнуться работодатель в данной ситуации, – это внезапно обнаружить, что права на созданное в рамках его компании произведение интеллектуального труда ему не принадлежат и распространять его под своим именем он не может. Как мы уже выяснили, это может произойти при некорректном оформлении договоров как со штатными сотрудниками, так и с подрядчиками.

Финансовые последствия

Работник, за которым закрепились имущественные права на созданную им ИС, может потребовать у работодателя денежную компенсацию за выявленные нарушения, и размер этой компенсации может быть довольно большим:
  • за каждую «неправомерно» проданную лицензию – ее двукратную стоимость;
  • за каждое из выявленных «нарушений» (например, за каждый рекламный баннер) – от 10 тыс. до 5 млн. рублей.
И, конечно, не забываем про пеню, которую с работодателя может взыскать суд за не выплаченное вовремя авторское вознаграждение!
Репутационные последствия

Если вы не хотите, чтобы репутация вашей компании оказалась испорчена, рекомендуем избегать бесконечных судебных разбирательств и имущественных споров. Особенно это касается владельцев бизнеса, успех которого напрямую зависит от уровня доверия со стороны клиентов, - ведь для него репутационные потери могут быть более тяжелыми и даже непоправимыми.

Выводы

Таким образом, аудит интеллектуальной собственности порой просто необходим. Особенно это касается тех компаний, деятельность которых тесно связана с различными творческими и технологическими разработками. Он позволяет работодателю защитить свои имущественные права на продукт, созданный в рамках его компании штатными и внештатными работниками, избежать финансовых потерь в случае претензий с их стороны, а также обезопасить себя от судебных разбирательств.
Если у вас остались вопросы по этой и другим темам, обращайтесь по телефону +7 (969) 790-00-90 или электронной почте info@ag-legal.ru. Мы помогаем в таких вопросах, как получение IT-льгот, регистрация интеллектуальной собственности, подготовка договоров, защита персональных данных, проведение аудита интеллектуальной собственности.

Также подписывайтесь на наш ТГ-канал, чтобы быть в курсе новостей из мира IT-права.
2024-08-27 12:34